Modello pronto di contratto di licenza del marchio
Questo modello di contratto di licenza del marchio consente al titolare di autorizzare un soggetto terzo a usare un segno distintivo secondo condizioni definite. Include clausole compilabili su ambito della licenza, territorio, durata, corrispettivo, controllo della qualità, riservatezza, proprietà del marchio e cessazione del rapporto.
Il contratto di licenza del marchio regola l’autorizzazione concessa dal titolare di un marchio a un’altra parte affinché possa utilizzarlo per prodotti, servizi o attività determinate. È uno strumento utile per valorizzare un segno distintivo senza trasferirne la proprietà. Per essere efficace, deve precisare con chiarezza limiti, durata, territorio, corrispettivo e standard qualitativi. Un testo ben strutturato riduce il rischio di usi impropri, contestazioni e danni reputazionali.
Che cos’è la licenza di marchio
Con la licenza, il titolare conserva la proprietà del marchio e concede al licenziatario un diritto di uso alle condizioni stabilite nel contratto. La licenza può riguardare tutti o solo alcuni dei prodotti e servizi per cui il segno è registrato o utilizzato.
Il rapporto può essere esclusivo, non esclusivo o unico. La scelta incide sulla possibilità del titolare di concedere ulteriori licenze e di usare direttamente il marchio nel territorio o settore concordato.
Licenza esclusiva e non esclusiva
Nella licenza esclusiva il licenziatario è, di regola, l’unico autorizzato all’uso nell’ambito definito, salvo diverse pattuizioni. Nella licenza non esclusiva il titolare può utilizzare il marchio e concederlo anche ad altri soggetti.
Elementi essenziali da definire
Le parti devono identificare con precisione il marchio, indicando gli estremi della registrazione quando disponibili, le classi di prodotti o servizi interessate e l’eventuale rappresentazione grafica allegata. Occorre inoltre delimitare l’uso autorizzato, evitando formule troppo generiche.
| Campo del contratto | Funzione | Errore frequente |
|---|---|---|
| Marchio con numero di registrazione | Identifica il segno oggetto della licenza | Indicare solo il nome commerciale senza estremi |
| Territorio | Definisce l’area in cui è consentito l’uso | Non chiarire se l’uso online è incluso |
| Prodotti e servizi | Limita le attività del licenziatario | Usare descrizioni eccessivamente ampie |
| Corrispettivo e royalty | Stabilisce il compenso per la licenza | Omettere base di calcolo e scadenze |
| Controllo di qualità | Tutela reputazione e valore del marchio | Non prevedere approvazioni preventive |
Corrispettivo, rendicontazione e verifiche
Il compenso può consistere in un importo fisso, in royalty calcolate sul fatturato o sulle vendite nette, oppure in una combinazione delle due formule. Il contratto dovrebbe indicare imposte, modalità di pagamento, documenti giustificativi e conseguenze del ritardo.
È consigliabile prevedere rendiconti periodici e un diritto di verifica ragionevole del titolare sui dati rilevanti. In questo modo il calcolo delle royalty può essere controllato in modo trasparente.
Come calcolare le royalty
La clausola deve specificare la percentuale applicata, la definizione di ricavi o vendite nette, le eventuali deduzioni ammesse e la periodicità della rendicontazione. Le definizioni economiche ambigue sono una delle principali cause di controversia.
Modello modificabile
Modello del documento
CONTRATTO DI LICENZA DEL MARCHIO
Luogo: ____________________
Data: ____________________
Tra
Concedente: ____________________, con sede/residenza in ____________________, codice fiscale/partita IVA ____________________, in persona di ____________________, di seguito denominato «Concedente»;
e
Licenziatario: ____________________, con sede/residenza in ____________________, codice fiscale/partita IVA ____________________, in persona di ____________________, di seguito denominato «Licenziatario».
Il Concedente e il Licenziatario, congiuntamente, le «Parti».
Premesso che il Concedente è titolare del marchio indicato nel presente contratto e che il Licenziatario intende utilizzarlo nei limiti qui previsti, si conviene e stipula quanto segue.
| Elemento | Dati da compilare |
|---|---|
| Marchio oggetto della licenza | ____________________ |
| Numero e ufficio di registrazione | ____________________ |
| Prodotti/servizi autorizzati | ____________________ |
| Territorio | ____________________ |
| Tipo di licenza | Esclusiva / non esclusiva / unica: ____________________ |
| Durata | Dal ____________________ al ____________________ |
| Corrispettivo fisso | Euro ____________________ oltre IVA, se dovuta |
| Royalty e base di calcolo | ____________________ |
| Periodicità dei rendiconti | ____________________ |
- Oggetto. Il Concedente concede al Licenziatario una licenza ____________________ di uso del marchio sopra indicato, limitatamente ai prodotti, servizi, territorio e canali di vendita specificati nel presente contratto.
- Titolarità. Il marchio resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Licenziatario non acquisisce alcun diritto ulteriore rispetto al diritto di uso espressamente concesso.
- Modalità d’uso. Il Licenziatario utilizzerà il marchio nel rispetto delle istruzioni, dei manuali grafici e degli standard qualitativi comunicati dal Concedente. Sono vietate modifiche non autorizzate, registrazioni di segni confondibili e usi lesivi della reputazione del marchio.
- Controllo qualità. Il Concedente potrà richiedere campioni, materiali pubblicitari e informazioni ragionevolmente necessarie per verificare la conformità dell’uso del marchio. Il Licenziatario dovrà correggere le difformità entro ____________________ giorni dalla richiesta.
- Corrispettivo. Il Licenziatario corrisponderà al Concedente il compenso indicato nella tabella, secondo le seguenti modalità: ____________________. Le royalty saranno calcolate su ____________________ e pagate entro ____________________ giorni dalla chiusura di ciascun periodo di rendicontazione.
- Rendicontazione e verifica. Il Licenziatario trasmetterà rendiconti completi con cadenza ____________________. Il Concedente potrà verificare, previo ragionevole preavviso, la documentazione strettamente necessaria al controllo dei corrispettivi.
- Riservatezza. Le Parti si impegnano a non divulgare informazioni riservate ricevute in occasione del presente contratto, salvo obblighi di legge o consenso scritto dell’altra Parte.
- Durata e cessazione. Il contratto ha la durata indicata nella tabella. In caso di grave inadempimento non sanato entro ____________________ giorni dalla contestazione scritta, la Parte non inadempiente potrà risolvere il contratto.
- Effetti della cessazione. Alla cessazione del contratto, il Licenziatario interromperà l’uso del marchio entro ____________________ giorni, salvo il seguente periodo di smaltimento scorte autorizzato: ____________________. Saranno rimossi o restituiti i materiali contenenti il marchio secondo le istruzioni del Concedente.
- Legge applicabile e foro. Il presente contratto è regolato dalla legge ____________________. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di ____________________, salvo norme inderogabili applicabili.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Concedente
____________________
Il Licenziatario
____________________
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Qualità, immagine e uso consentito
Il titolare dovrebbe mantenere un controllo adeguato sulla qualità dei prodotti o servizi commercializzati con il marchio. Possono essere richiesti campioni, approvazioni preventive di materiali pubblicitari, rispetto di manuali grafici e correzione di utilizzi non conformi.
- Indicare le versioni autorizzate del logo e degli elementi grafici.
- Definire gli standard minimi di qualità dei prodotti o servizi.
- Richiedere l’approvazione preventiva di campagne e confezioni, se necessaria.
- Vietare modifiche, traduzioni o registrazioni di segni confondibili.
- Stabilire tempi certi per rimuovere materiali non conformi.
Prima di concedere la licenza, verificare che il marchio sia validamente registrato o utilizzabile nel territorio interessato e che l’attività del licenziatario sia compatibile con la sua reputazione.
Durata, risoluzione e cessazione
La durata può essere determinata o subordinata a rinnovo. Il contratto deve disciplinare il recesso, la risoluzione per inadempimento, gli effetti della scadenza e il termine entro il quale il licenziatario deve cessare l’uso del segno.
È opportuno regolare la gestione delle scorte, dei materiali promozionali e dei nomi a dominio o profili digitali che contengano il marchio. In caso di cessazione, tali elementi devono essere rimossi, trasferiti o disattivati secondo quanto concordato.
Procedura per compilare il modello
- Identificare le parti e verificare i poteri di firma dei rispettivi rappresentanti.
- Descrivere con esattezza il marchio e allegare, se utile, certificati e manuali d’uso.
- Definire ambito, territorio, esclusiva, durata e condizioni economiche.
- Stabilire regole di qualità, rendicontazione, riservatezza e cessazione.
Prima della sottoscrizione, le parti dovrebbero verificare la coerenza tra il contratto, la registrazione del marchio e gli accordi commerciali collegati. Per rapporti transnazionali è particolarmente importante individuare legge applicabile e foro competente.
Domande frequenti
Il titolare perde la proprietà del marchio?
No. La licenza attribuisce un diritto di uso entro i limiti pattuiti, mentre la titolarità del marchio resta al concedente salvo un separato atto di cessione.
La licenza deve essere registrata?
La registrazione o trascrizione può essere opportuna per esigenze di opponibilità e pubblicità, secondo la normativa applicabile e il tipo di marchio. È consigliabile verificare gli adempimenti presso l’autorità competente.
Il licenziatario può concedere sublicenze?
Solo se il contratto lo consente espressamente. In assenza di autorizzazione, la sublicenza dovrebbe considerarsi vietata per evitare la diffusione incontrollata del marchio.